CAFC liefert Sieg und Niederlage für Uniloc in separaten Präzedenzentscheidungen

„Der Apple-Fall befasste sich mit genau denselben Fragen, die hier dargelegt werden, und entschied darüber; diese Fragen waren tatsächlich Gegenstand eines Rechtsstreits; die Fragen wurden durch ein gültiges und endgültiges Urteil entschieden; und die Entscheidung aller drei Fragen war für das vorherige Urteil von wesentlicher Bedeutung.“ – CAFC

In einer am Freitag erlassenen Präzedenzentscheidung bestätigte das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit (CAFC) eine Entscheidung des Bezirksgerichts, dass Uniloc USA, Inc., Uniloc Luxembourg, SA und Uniloc 2017 alle nicht befugt sind, Motorola und Blackboard wegen Patentverletzung zu verklagen Dies wurde durch eine frühere Entscheidung im Fall Apple zusätzlich verhindert. In einer separaten Präzedenzentscheidung erklärte die CAFC jedoch, dass die nicht-exklusive Lizenz von Uniloc mit Fortress Credit Co, LLC vor den Patentklagen von Uniloc gegen Google einvernehmlich gekündigt wurde, wodurch Fortress nicht mehr in der Lage war, die streitigen Patente unterzulizenzieren und die Stellung von Uniloc aufrechtzuerhalten .

In ihren getrennten Berufungsverfahren gegen Motorola und Blackboard argumentierten Uniloc USA/Uniloc Luxembourg (die Unilocs) und Uniloc 2017, dass das US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware einen Fehler begangen habe, als es die Klagen wegen mangelnder Klagebefugnis abgewiesen habe, weil „selbst wenn es eine Lizenz erteilte und …“ Recht auf Unterlizenzierung an Fortress, stimmen die Urteile der Bezirksgerichte nicht mit früheren Entscheidungen des Federal Circuit überein. Die Unilocs und Uniloc 2017 hatten mit Fortress einen Revenue Sharing and Note and Warrant Purchase Agreement (RSA) bezüglich eines Darlehens geschlossen, das Fortress den Unilocs gewährt hatte. Die RSA sagte:

„[D]ie [Unilocs] gewähren [Fortress] ... eine nicht ausschließliche, gebührenfreie Lizenz (einschließlich des Rechts zur Gewährung von Unterlizenzen) in Bezug auf die Patente, die durch Folgendes nachgewiesen und widergespiegelt werden muss: die Patentlizenzvereinbarung. [Fortress] ... darf diese Lizenz nur nach einem Verzugsereignis nutzen.“

Da die Unilocs „keine der in Artikel VI enthaltenen Zusagen oder Vereinbarungen erfüllt oder eingehalten haben“, einschließlich des Erhalts eines Monetarisierungsziels von 20.000.000 US-Dollar für die vier Quartale, die im März 2017 endeten, sagte die CAFC, „dies schien ein daraus resultierendes Verzugsereignis darzustellen.“ in einer wirksamen Lizenzgewährung für Fortress.“ Im November 2017 verklagten die Unilocs Motorola wegen Verletzung des US-Patents Nr. 6.161.134, das Teil der Lizenzvereinbarung war, und Motorola beantragte die Abweisung wegen mangelnder Klagebefugnis. Dann, im Dezember 2020, machte Motorola das Gericht auf die Entscheidung im Fall Uniloc USA, Inc. gegen Apple, Inc. aufmerksam, in der „das Gericht festgestellt hatte, dass Uniloc USA nicht klagebefugt ist, weil das geltend gemachte Patent an Fortress und Fortress lizenziert worden war.“ hatte das Recht, das geltend gemachte Patent an den mutmaßlichen Patentverletzer zu unterlizenzieren.“

Das Bezirksgericht wies den Fall Motorola schließlich mangels sachlicher Zuständigkeit ohne Bezugnahme auf den Fall Apple ab. Stattdessen erklärte das Gericht, dass die Unilocs „mindestens ein Vertragsverletzungsereignis begangen haben, das ausreichte, um den Erwerb der Lizenz durch Fortress auszulösen, und dass dieses Vertragsverletzungsereignis weder geheilt noch annulliert wurde.“ Es stützte sich auf die Rechtsprechung, an der ausschließliche Lizenznehmer und nicht Patentinhaber beteiligt waren, und stellte fest, dass den Unilocs keine Klagebefugnis zusteht, „weil Fortress das theoretische Recht hatte, das geltend gemachte Patent an den mutmaßlichen Rechtsverletzer unterzulizenzieren, und den Unilocs infolgedessen das Ausschlussrecht fehlte.“ notwendig, um klageberechtigt zu sein.“ Der Sachverhalt der Klage von Uniloc 2017 gegen Blackboard wegen Verletzung der US-Patente Nr. 6.324.578 und 7.069.293 war identisch und das Bezirksgericht wies die Klage ebenfalls mangels Klagebefugnis ab und wies darauf hin, dass die Motorola-Entscheidung zu einem Rechtsstreit wegen Sicherheiten führte.

In seiner Diskussion räumte der Federal Circuit zunächst ein, dass das Argument von Uniloc, dass es, selbst wenn es Fortress eine Lizenz und das Recht zur Unterlizenzierung gewährt hätte, immer noch Artikel III innehat, „erhebliche Kraft“ hat. Die CAFC erklärte:

„Patentinhaber und Lizenznehmer haben keine identischen Patentrechte, und Patentinhabern mangelt es wohl nicht allein deshalb an Ansehen, weil sie eine Lizenz erteilt haben, die einer anderen Partei das Recht einräumte, das Patent an einen mutmaßlichen Rechtsverletzer zu unterlizenzieren.“

Die CAFC musste sich jedoch nicht mit dieser Angelegenheit befassen, da sie feststellte, dass Uniloc aufgrund der Apple-Entscheidung zwangsläufig daran gehindert wurde, seine Klagebefugnis geltend zu machen. Während Uniloc seine Berufung gegen die Apple-Entscheidung eingereicht hatte, beantragten Uniloc und Apple am 22. Juni 2021 gemeinsam, die Berufung freiwillig zurückzuweisen, und beantragten nicht, dass die CAFC die Entscheidung der Vorinstanz aufhebt oder den Fall zur Aufhebung zurückverweist. Letztendlich „befasste und entschied der Apple-Fall genau die gleichen Fragen, die hier dargelegt werden; diese Fragen waren tatsächlich Gegenstand eines Rechtsstreits; die Fragen wurden durch ein gültiges und endgültiges Urteil entschieden; und die Entscheidung aller drei Fragen war für das vorherige Urteil von wesentlicher Bedeutung.“ sagte die CAFC und diktierte damit, dass die Sicherheitensperre gelten sollte. Zwar verfügt das Gericht über einen gewissen Ermessensspielraum, in einem Fall, in dem die Partei, die die Sicherheitenverwirkung geltend macht, keine Partei des ursprünglichen Rechtsstreits war, keine Sicherheitenverwirkung anzuwenden, dieser Ermessensspielraum sei jedoch eng und nicht unbegrenzt, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Neben anderen Argumenten sagte Uniloc, dass ein Collateral Estoppel nicht zur Anwendung kommen dürfe, weil es angesichts der gebotenen Vergleichsmöglichkeit an Anreiz fehle, gegen die Apple-Entscheidung Berufung einzulegen. Die CAFC sagte jedoch, dass die Dauerfrage im Mittelpunkt der Berufung stand und Uniloc dies hätte vorhersehen müssen. Uniloc versuchte auch zu argumentieren, dass die Entscheidung des Bezirksgerichts einfach falsch sei und daher keine Sicherheitenverwirkung gelten sollte, aber die CAFC sagte, dies sei keine geeignete Grundlage für die Ablehnung einer Sicherheitenverwirkung.

Richter Lourie reichte zusätzliche Stellungnahmen ein, um zu bekräftigen, dass „Uniloc nach Erteilung der Lizenz immer noch das Recht hatte, nicht lizenzierte Rechtsverletzer zu verklagen“, was die Mehrheit in ihrer Stellungnahme untertrieben habe. Lourie schrieb:

„Das Bezirksgericht behandelte diese Frage respektvoll und fälschlicherweise als eine Frage der Bestimmung, was eine ausschließliche Lizenz ist, und führte Fälle an, in denen es darum ging, ob ein ausschließlicher Lizenznehmer allein klagebefugt ist, ohne sich dem Inhaber eines Patents anzuschließen. Das ist hier nicht der Fall … . Die Erteilung einer nicht-exklusiven Lizenz mit dem Recht zur Unterlizenzierung, wie hier, gibt dem Lizenznehmer das Recht, andere unterzulizenzieren. Der Patentinhaber behält jedoch weiterhin das Recht, nicht lizenzierte Rechtsverletzer zu verklagen.“

Allerdings stimmte Lourie mit der Mehrheit darin überein, dass Uniloc immer noch sein Recht auf Berufung verlor, da es sich nicht um eine Berufung, sondern um einen Vergleich mit Apple handelte.

In einer zweiten, damit zusammenhängenden Entscheidung bezüglich der Klage von Uniloc gegen Google wegen Verletzung verschiedener Patente entschied die CAFC, dass eine Kündigungsvereinbarung vom 3. Mai 2018 die Lizenzvereinbarung zwischen Uniloc und Fortress gekündigt habe und dass Fortress daher nicht dazu in der Lage sei die zum Zeitpunkt der Klage gegen Google in Rede stehenden Patente unterzulizenzieren. Im Gegensatz zu den Klagen gegen Motorola und Blackboard, die vor dem 3. Mai 2018, dem Datum der Unterzeichnung der Kündigungsvereinbarung, eingereicht wurden, wurden die Klagen gegen Google im November und Dezember 2018 eingereicht. Daher hob die CAFC letztendlich die Entscheidung des Bezirksgerichts auf und verwies sie zurück für Verfahren im Einklang mit seiner Auslegung des betreffenden Vertrags.

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